(박성준 변리사) A사 대표이사 : “아무튼 등록만 되게 해주세요.”
변리사 “알겠습니다. 이 정도 아이템이라면 특허등록에 별다른 문제가 없어 보입니다.”
이후 IT업체인 A사가 진행한 특허출원은 변리사의 호언장담대로 등록이 되었고, A사의 사업 아이템과 관련된 시장은 급속한 성장세를 맞게 되어 경쟁사들이 우후죽순으로 생겨나게 되었다.
A사는 이러한 시장 환경의 변화를 바라보면서도 핵심 특허를 보유하고 있다고 믿었으므로 경쟁사들에 대한 별다른 조치를 취하지 않은 채 마케팅에만 전력을 다하고 있었다.
A사의 노력에도 불구하고 시장점유율이 계속 하락하자 A사는 핵심 특허를 근거로 주요 경쟁사 2군데를 상대로 특허침해소송을 진행하게 되었다.
그러나, 이게 웬일인가. 법원의 최종 판단은 경쟁사들이 A사의 특허를 침해하지 않았다는 것이다.
A사의 케이스는 특허 관련 시장에서 빈번하게 일어나는 일이다. 왜 이런 일이 발생하는 것일까?
필자는 특허출원상담을 하다 보면 특허등록만 되면 된다는 고객을 가끔 만나곤 한다. 그런 고객을 만나면 필자가 반드시 되묻는 질문이, “특허를 기업홍보용으로만 생각하냐”라는 것이다.
일반적으로 사업자가 생각하는 특허출원의 목적은 사업 아이템의 보호, 경쟁사 견제, 사업제휴, 기술이전, 기술담보대출, 투자 유치, 마케팅, 홍보 등 매우 다양할 수 있다.
이 중 사업자가 가장 중요하게 생각하는 것은 바로 사업 아이템의 보호, 즉 방어적 목적으로 특허출원을 한다는 것이다.
방어적 목적이란 것이 무엇인가? 내가 사업을 안정적으로 영위하기 위해, 또는 남들이 내 사업 아이템을 카피하는 것을 막기 위한 것이다.
그렇다면 어떻게 하는 것이 방어적 목적의 특허출원일지 고민하지 않을 수 없다. 많은 사업자들은 특허를 출원하여 등록이 되면 방어적 목적을 이미 달성한 것으로 단정짓는다. 물론 등록 여부와 상관없이 특허출원 자체만으로 방어적 목적을 달성한 것으로 여기는 사업자도 많다. 이는 타인으로부터 공격을 당할 확률이 감소한다는 관점에서는 맞는 얘기이지만, 사업 아이템의 보호 관점에서는 완전히 다른 얘기이다.
현실에서 흔히 볼 수 있는 특허출원이 이루어지는 과정을 살펴보자. 특허등록을 원하는 사업자는 변리사에게 사업 아이템의 내용을 알려주고, 변리사가 작성한 특허출원명세서를 받아본다. 특허출원명세서에 자신이 설명한 내용이 빠짐없이 기재되어 있으면 아무런 코멘트 없이 특허출원으로 이어진다. 특허출원명세서에 자신이 얘기하지 않은 내용이 추가되어 있으면 변리사에게 칭찬을 아끼지 않으며 고마워한다.
여기서 사업자가 특허출원을 위해 변리사에게 맡기는 이유를 생각해 볼 필요가 있다. 단순히 내용 전달하고 그 내용을 정리할 일을 맡긴다면, 굳이 그 일을 변리사에게 맡길 필요가 있을까? 특허출원은 대리인 없이 사업자 본인이 직접 수행할 수 있는 법률행위이다.
사업자가 특허출원업무를 변리사에게 맡기는 가장 큰 이유는 변리사의 전문성을 적정한 비용에 사기 위한 것이다.
변리사의 전문성은 무엇인가? 필자가 생각할 때 변리사가 전문성을 발휘해야 할 핵심 역할은 “권리의 확보”가 아니라 “좋은 권리의 확보”이다. “권리의 확보”가 단순한 특허등록이라면, “좋은 권리의 확보”는 경쟁사를 공격하여 이길 수 있는 특허의 등록이다.
사업자는 “좋은 권리의 확보”, “이길 수 있는 특허”를 담보할 수 있어야만, 특허를 통해 사업 아이템을 보호받아 사업을 안정적으로 영위할 수 있게 되는 것이다.
특허출원명세서는 배경기술, 상세한 설명, 도면, 특허청구범위 등 다양한 섹션으로 구성된다. 이 중에서 “이길 수 있는 특허”는 양질의 특허청구범위에 의해 담보될 수 있다. 위의 사례에서 A사의 특허가 경쟁사들에 대한 무기가 되지 못한 것은 특허청구범위가 잘못 작성되었기 때문이다.
변리사는 다양한 관점에서 역할을 수행해야 하지만, 가장 중요한 역할은 특허청구범위를 세심하게 작성해야 하는 것이다.
발명의 내용(사업 아이템)을 상세하게 설명한 ‘상세한 설명’은 특허권자에게 부여되는 독점권의 범위에 포함되지 않는다. 특허권자가 갖는 독점권은 바로 ‘특허청구범위’이다.
특허침해가 이루어지기 위한 필수 요건들 중 가장 중요한 것은, 침해자가 ‘특허청구범위’에 기재된 내용을 모두 실시해야 하는 것이다. 예를 들어, 위의 사례에서 A사의 경쟁사들은 A사 특허의 ‘특허청구범위’에 기재된 내용을 그대로 이용하여 제품을 만들거나 서비스를 제공하고 있어야 한다는 것이다. A사의 경쟁사들이 A사 특허의 ‘특허청구범위’에 기재된 내용 중 어느 하나라도 사용하지 않으면 특허침해가 아닌 것이 원칙이다.
발명의 내용을 가장 잘 아는 주체는 사업자이다. 사업자가 비용을 들여서 변리사에게 특허출원을 맡길 때는, 변리사가 발명의 내용을 잘 이해했음을 확인하기 위한 목적은 분명 아닐 것이다.
사업자는 우선 특허출원의 목적을 명확히 하고 이를 변리사와 공유하여 특허출원의 방향성 및 전략을 구체적으로 상의하여야 한다. 그리고 사업자는 변리사가 작성한 특허출원명세서를 검토할 때, 특허청구범위의 검토에 가장 많은 시간을 투자해야 할 것이다.
